La protection de votre marque à l’étranger

Les droits de marque sont des droits territoriaux, c’est-à-dire qu’un dépôt effectué dans un pays ne vous protège que dans ledit pays.

Il convient donc de procéder aux démarches de protection dans chacun des pays dans lesquels vous souhaitez protéger votre marque.

Notez cependant qu’il existe des droits « régionaux », dont la marque européenne est un bel exemple, qui permet d’obtenir avec un seul dépôt des droits de marque dans les 27 pays de l’Union.

Traditionnellement, la protection d’une marque à l’étranger se fait en deux temps et selon le timing suivant :

• le dépôt initial (en France ou en Europe) ;
• l’extension du dépôt initial dans les 6 mois dans les pays d’intérêt.

En effet, tout premier dépôt d’une marque vous fait bénéficier d’un droit appelé droit de priorité qui permet d’étendre, pendant une période déterminée, le dépôt initial à des conditions avantageuses.

Le droit de priorité – Si la protection de votre marque peut être étendue à l’étranger à tout moment à partir de la date du dépôt de la demande initiale, il est juridiquement plus sécurisant d’y procéder dans le délai de priorité, c’est-à-dire dans les 6 mois de la date du dépôt initial.

En effet, les extensions intervenues dans ce délai peuvent revendiquer la priorité de la demande initiale, c’est-à-dire l’antériorité de sa date de dépôt.

Le droit de priorité permet ainsi de bénéficier d’un délai afin de déterminer la liste des pays où une protection est recherchée, et de financer ces extensions, sans craindre la survenance de demandes de marque intercalaires de tiers (identique et/ou similaire), déposées entre la demande initiale et l’extension dans ces pays.

Les dépôts réalisés sous priorité bénéficient ainsi rétroactivement de la date de dépôt de la demande initiale qui constitue la demande de base (la priorité). Les dépôts effectués par des tiers dans des pays étrangers ne pourront dès lors pas affecter vos dépôts postérieurs accomplis sous priorité puisque la date d’acquisition des droits à considérer est la date de dépôt de la demande initiale.

Vous pouvez encore obtenir l’enregistrement à l’étranger d’une demande de marque après le délai de priorité, c’est-à-dire après 6 mois à compter de la date de votre premier dépôt. Mais, dans ce cas, s’il y a conflit avec une éventuelle demande de marque similaire, la validité des droits s’appréciera en tenant compte de la date du dépôt la demande de marque à l’étranger et non la date de la demande initiale.

Extension de votre protection à l’étranger – Il existe plusieurs possibilités pour étendre la protection de votre marque à l’étranger.

Extension de votre protection à l’étranger – La marque de l’union européenne – Ce titre unitaire confère une protection sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne i.e. dans les 27 Etats membres, par une seule demande déposée auprès de l’Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO).

Comme pour la marque française, la marque de l’Union européenne s’obtient à l’issue d’une procédure d’examen et est valable pour une durée de 10 ans (renouvelable indéfiniment à chaque échéance).  

Extension de votre protection à l’étranger – La marque internationale – La procédure d’enregistrement international (dit le « Système de Madrid ») ne permet pas l’obtention d’un titre « international » unitaire.  

Ce système permet, en revanche, d’envisager simultanément l’enregistrement de votre marque dans plusieurs pays via un dépôt unique auprès de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) à condition que ces pays soient signataires des Traités Internationaux relatifs à l’enregistrement international des marques[1].

Les pays dans lesquels la protection est recherchée devront être désignés lors du dépôt de la demande internationale auprès de l’OMPI.

Notez que cette procédure, contrairement à la marque de l’Union européenne,  nécessite d’être au préalable titulaire d’un enregistrement ou d’une demande d’enregistrement initial(e) (on parle de « marque de base »).

Une fois la demande internationale enregistrée par l’OMPI, celle-ci est transmise aux différents Offices de propriété intellectuelle des pays désignés au moment du dépôt de la demande internationale dans lesquels la protection est souhaitée. L’enregistrement international produit alors dans chaque pays désigné les mêmes effets qu’une demande d’enregistrement nationale et les offices des pays désignés procède à l’examen de la demande de marque au regard de leur législation nationale.

Ainsi, chaque marque nationale obtenue via le dépôt de la demande internationale n’aura pas nécessairement le même effet dans chaque pays ; en particulier, en ce qui concerne les difficultés liées à l’enregistrement et à la protection une fois la marque enregistrée.

L’enregistrement international est également valable pour une durée de 10 ans (renouvelable indéfiniment à chaque échéance).

Extension de votre protection à l’étranger – La marque nationale – La protection de votre marque à l’étranger peut également être obtenue par la voie d’un (de) dépôt(s) national(aux) dans le(s) pays où la protection est souhaitée directement auprès des Offices nationaux/régionaux de propriété intellectuelle.

Notez à cet égard qu’un dépôt national peut parfois être l’unique option pour protéger votre marque à l’étranger si le pays où la protection est souhaitée n’est pas membre de l’Union de Madrid.

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[1] Il s’agit des pays membres de l’Union de Madrid qui est constituée des Etats signataires de l’Arrangement de Madrid signé le 14 avril 1891 et du Protocole signé le 27 juin 1989, dont la liste figure ici : https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/fr/documents/pdf/madrid_marks.pdf